浅谈外观设计专利诉讼与无效宣告中的若干问题

2005-03-10    作者：广东三环汇华律师事务所 温旭律师      浏览数：20,356

该文荣获广州市律师协会2003年度“理论成果三等奖”

    外观设计专利申请在我国三种专利申请中占有相当大的比例，尤其在广东省约有半数以上的专利为外观设计专利。我国专利法第五十六条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”然而，在外观设计专利侵权诉讼的认定实践中，有时并不可能简单地依照法律的这一规定进行判案，还需结合各案实际，考虑各种复杂因素，方能作出客观公正的侵权认定，否则，有可能将不该认定为侵权的产品，认定为侵权产品，而本应认定为侵权的产品，又没有认定为侵权产品。此外，在无效宣告程序中相近似与否的认定也存在着上述相类似的情形，下面就如何解决这些问题，谈几点看法。

    一、形状相同图案不同的外观设计专利的侵权认定问题

    涉嫌或被控侵权的产品与外观设计专利产品的形状相同，但是形状之上的图案却明显不同，能否认定为侵犯他人的外观设计专利权？对此不能一概而论，如果是产品的外观形状为专利权人首创，那么，无论被控涉嫌侵权产品的形状上附上什么样的图案，都应认定为侵权，但这并不影响被控产品获得形状加图案的新的外观设计专利权，形状相同，图案不同的外观设计，可以单独申请获得专利，但实施该项专利需征得产品形状外观设计专利权人的许可，否则有可能构成对形状外观设计专利权的侵犯，反过来，如果形状外观设计专利权人未经形状加特定图案的外观设计专利权人的许可而在自己的产品外形上使用了别人的图案，也同样构成侵犯后者的外观设计专利权。这种情况有点类似发明与实用新型专利的主从专利，即带图案的外观设计专利可视为形状外观专利的从属专利。图案相同但形状不同的同类产品，在专利侵权的认定上则不能运用上述认定方式，不能以图案相同就认定产品形状有明显不同的产品构成外观设计专利侵权。但不构成专利侵权，却有可能构成侵犯他人的版权。

    申请专利时某产品的外形是首创的，图案也是首创的，申请人把首创的产品外形形状与创新的图案组合在一起，申请了一项外观设计专利，此时，另一企业只取其产品的外观形状，而图案则用另外完全不同的图案，是否构成侵权？笔者认为当新的图案足以使消费者区别两种同类产品并不会造成混淆时，不应认定为侵权。这有点类似适用发明与实用新型专利中的技术特征越多保护范围越窄的基本原则，形状加图案的组合使得保护范围受到限定，保护范围反而变窄了。申请专利时，最好外形一个专利，外形加图案的组合再申请一个专利，这样才能更有效地保护自己产品的外观设计。

    当外观设计专利的形状为首创，而涉嫌侵权产品的形状近似、图案明显不同时，应结合产品形状近似的程度来认定是否侵权；如果形状非常近似，应认定为侵权，如果形状界于似与不似之间，则不宜认定为侵权，因为图案的不同加大了形状的不相似的程度。

如果产品的外观形状是一公知产品形状，或者与公知产品外形相似的外观设计，例如可口可乐及许多啤酒铝罐的外形都大同小异，此时就不能以形状相同或近似认定图案不同的饮料罐构成侵权，因为其设计要点在于图案，而不在于罐的外观形状。换言之，在认定侵权时，应将相同或近似的公知产品外形剔除，不应受外形相同或近似的影响而作出侵权的认定。

    二、含有相同公知成分的外观设计专利的侵权认定问题

    随着社会的不断发展，产品的更新设计越来越多地基于原有产品基础上的改进，完全独创的外观设计则越来越少。许多产品的外观设计往往是基于共同或相同的公知产品外观设计基础上而设计的，当用一件含有公知成分的外观设计专利去告另一厂家的产品侵权时，则不能简单运用专利法第56条的规定，即不能就被控涉嫌侵权产品与外观设计专利在整体上相近似而认定为侵权。因为，这种整体上的相近似感观，很可能是由于两产品之间所采用的相同公知产品的外观设计部分所造成的，而实际上两个产品之间的设计要点或创新部分却有着明显的不同。在这种情况下，若简单地从整体上比较两者近似与不近似，极易作出有违公正的侵权认定。因此，应重点看涉嫌侵权产品与外观设计专利的设计要点或创新点是否相同或相近似，否则就会因公知部分的相同，误导作出错误的侵权判定。

    采取将公知产品、外观设计专利、被控侵权产品三者交叉比较的方法虽然可以解决一些问题，即三者交叉比较后，如果被控产品更接近于公知产品的外观，则不侵权，如果更接近于外观设计专利则构成侵权。但是，如果设计要点是在产品不同的部位，或设计要点虽在同一部位，但却有明显不同，用上述交叉比较法仍无法区分出是更接近于公知产品还是更接近于外观设计专利时，则只能就双方的设计要点进行比较来认定其是否构成侵权。例如，一张扶手椅，双方都是在现有扶手椅的基础上对扶手的外观作了改进，其余部分与公知椅子相同，认定侵权与否时，只能就扶手加以比较，如果扶手相同或相近似则侵权，反之则不侵权。又如，有一杯子的外观设计专利，杯身是公知的，但杯盖是新设计的，杯身加杯盖作为一件新产品申请了外观设计专利；另一厂家的产品杯身用的也是上述厂家相同的公知杯身，但杯盖也是自行设计的，后者的杯盖与前者的杯盖有较大的区别。从杯身加杯盖的整体产品上看，两者是相近似的，但仅从杯盖比较又有明显差别，因此尽管整体上相近似，也不能作出近似侵权的认定。因为，整体的近似是由于杯身的近似所产生的感觉，而杯身是公知公用的部分，如果以杯身相同从而认定为近似，显然是不合理的。

    三、以产品内部结构为设计要点的外观设计专利的侵权认定问题

    目前在我国知识产权局申请并获得外观设计专利的产品中，有不少是以产品内部的结构为设计要点的外观设计专利，例如，线槽之类的外观设计专利，其设计要点通常为其内部结构，这些产品在安装使用状态下是看不见其内部结构的，而其可见的外观部分又与公知产品的外形相同或相近似。对于这一类的产品应如何作侵权判定呢？一般认为，这类产品最好通过实用新型专利来保护其结构改进，但是结构本身无实质性改进，而内部结构的形状又与公知产品不同时，许多人也将其申请外观设计专利，而且也常常获得授权。对于这种在实际安装使用后看不见内部结构，或者仅能从产品的断面一端才能看到其内部结构的产品，应否授予外观设计专利权一直有争论。但这里不探讨这一争论，问题在于一旦碰上用这种专利告别人的产品侵权时，律师和法官应如何去认定其是否构成侵权。目前，法院有两种判法，一种认定为侵权，即按知识产权局授权的图片或照片为准，只要相同或近似就认定为侵权。另一种认定为内部结构不属于产品的外观设计专利保护范围，是以其可视的外观部分认定是否构成侵权，如果可视部分为公知外形，则认定为不侵权。如果可视部分为非公知外形，则认定为侵权。笔者认为，审理侵权的法院，只能以外观设计专利与被控侵权产品作比较去认定是否构成侵权，应否授予专利权应由专利复审委员会或审理专利有效无效案件的法院去决定。但若遇到上述情况时，如果一方以此为由提出反诉专利无效，宜先中止审理，待此类专利申请应否授予专利权的最终决定下来后，再做侵权认定。

    四、以产品拼装后的效果或整体使用效果来认定侵权的问题

    有些外观设计专利，就其专利申请中的单个产品与单个被控产品一对一比较时可能被认定为不相近似，但就其拼装组合或整体产品的使用效果看又非常近似，则应认定为侵权。例如，一块花布的专利申请，申请专利时只能取其中的一小块花布作为外观设计申请专利，当以此局部布块的外观设计专利去起诉别人整块花布侵权时，如果以局部去比较整体时可能得出不侵权的认定结论。但如果将局部专利的布块组合成一整体时，再来比较时又可能得出侵权的认定。因为这时整体的图案效果才能得以充分体现。又如，以一块两圆角的瓷砖与四圆角的瓷砖作比较时，也很容易认定为相近似而构成侵权；而把两圆角与四圆角的瓷砖分别与小拼花瓷砖拼装在地板上使用时，二者的美感效果却有着明显的差异，因此又可作出二者不相近似的认定。笔者认为，遇到这类产品的专利，在侵权认定时，除了比较其单个或局部产品之不同外，还应将其整体实际使用效果加以比较，如果实际使用起来其美感效果有明显不同，应认定为不构成侵权，反之，则应认定为侵权。从理论上讲，拼装或整体使用时产生的视觉效果，也应作为区别的评价因素。

    五、购买产品零件生产产品是否构成外观设计专利侵权的问题

    许多厂家往往将某个产品中的单个零部件申请了外观设计专利，但另一厂家在市场上购买到非专利权人生产或未经专利权人许可生产的该外观设计零件组装到自己的产品上是否构成专利侵权。

    如果是自己生产制造该零件并安装到产品上销售，肯定构成侵权。但购买来的零件组装到产品上是否构成侵权，则应具体问题具体分析。如果是在市场上自由选购来的零件，此时，不构成侵权。因为外观设计专利无禁止他人使用的权利，此时厂家对零件是一使用行为，而不是一制造行为，所以不构成侵权。但当该使用者明知所购买的零件是侵权产品时，仍继续购买使用是否购成侵权呢？如果其只是购买零件安装在自己的产品上自己使用，是不构成侵权的，但如果将带有该零件的产品销售出去，这等于又发生了销售行为，则可构成明知故犯的销售侵权行为。

    另外，如果生产者是以提供设计图纸特别专门订购或委托加工等形式所获得的零件并组装在自己的产品上，应视为制造行为并认定构成侵权。

    六、外观设计专利的直接侵权与间接侵权的认定问题

    外观设计专利的直接侵权通常是指以某企业的名义直接生产产品与销售者，而间接侵权通常是为直接侵权者提供帮助或配合者，产品最后并不是以其名义上市。例如，直接侵权者是专门将配件拼装或组装成成品出售的厂家，而所有的产品配件并非其所生产制造。尽管其只实施了拼装行为，但其却是直接侵权者。而为其提供配件的厂家，有的可以构成间接侵权，有的则不构成侵权。如果提供配件的厂家提供的是整套的配件，而整套的配件组装起来就必然构成侵权产品，那么提供成套配件的厂家就应认定为构成间接侵权，同样应承担侵权责任；但是，如果产品的配件分别由许多厂家提供，除有证据表明他们有共同的故意，否则不能将生产配件的厂家列为间接侵权厂家。

    七：外观设计专利无效认定与侵权判定的冲突问题

     外观设计相近似的认定，虽然有一定的原则可循，但是不同的人、不同的法院、不同的部门对同样两个外观设计的近似性往往得出完全相反的认定，甚至会出现比较起来不那么近似的设计被认定为近似，明显更近似的认定为不近似。同样的两个对比物在一地知识产权部门行政执法部门认定为近似，在异地的另一个行政执法部门或法院却认定为不近似，或者此法院认定为近似，另一法院认定为不近似，被告在这里可以销售，在另一地却被禁止销售。这种对相同的两个对比物作出相反的认定，尚可理解，因为可能对认定的原则、掌握的标准、主观的看法、认定的角度的差异做出不一致的认定，有时是难免的。但是，目前出现一种将更近似的认定为不近似，更不近似的认定为近似而导致无效与侵权判定中的冲突问题，已影响到法律的公正性，专利法既要保护专利权人的利益，同时又要保护专利权人的正当合法权益。

    在专利侵权诉讼与反诉专利无效的诉讼程序中，有时会出现如下两种情况：一是专利权人诉涉嫌侵权者的某个不完全相同的产品近似侵权，被控侵权者必然反诉其专利无效，其所提供的在先对比文件的外观设计，若将三者放在一起比较，明显地更近似于原告的专利权，但专利权人在无效程序中抗辩认为不近似。另一种情况则正好相反，在无效中，被请求人将明显不近似于专利的在先设计主张为近似，而在侵权抗辩中又将更近似的认为不近似，出现上述两种情况是法院与专利复审委各自所做的认定或判定有时就会出现冲突，即法院或复审委将更近似的认定为不近似，另一方却将三者比较起来更不近似的认定为近似。针对这一情况，笔者认为应当本着公平诚实、信用的基本原则加以平衡和解决，如另一方在诉讼和无效中的主张明显相冲突，应只取在先的主张；或者取其其中一种主张，而不能由两个部门做出冲突的认定或判定，具体如何解决这一问题，应由法院和复审委加强一定的沟通和协调，但其中的一点应当作为另一方的抗辩理由，就是无论哪一方在诉讼中作了矛盾的陈述，其矛盾的陈述都应作为法院或复审委认定是否近似的一个参考判定依据。

    八、产品的局部设计的专利授权及侵权认定问题

    审查指南第一部分第三章列出了不给予外观设计专利保护的客体，其中第三种情况是：“产品的不能分割、不能单独出售或使用的的部分”不能授予专利权。这一规定实际包含了三种情况，一是产品不能分割的部分不能申请外观专利，因为不能分割通常也就意味着不能单独出售、单独使用，所以不能单独申请专利保护。第二种情况是可以分割，但不能单独出售或使用的部分，例如一个桶的提手是可以分割，但相对于桶的提手作用而言是不能单独使用的。帽沿有可拆装的帽沿与不可拆的帽沿之分，可分割之帽沿由于不能单独使用通常也不能单独获得专利。在实际认定中或掌握这一规定中，往往并不是很容易，能否分割是相对的，能否单独销售与使用也是相对的，往往没有绝对不能分割或绝对不能单独销售与使用的部分。问题在于，一旦产品的某部分被授于了专利权，该专利处于有效状态时，应如何判定侵权。如果某实施者单独生产加工制造产品的该部分，或单独销售或使用应认定为侵权，但如果这一部分是与产品的其他部分结合或组合成一个产品时，成为整体产品中不可分割或不可单独出售和使用的一部分时，一般就不应认定为侵权，因为被授权的专利的保护范围在这种特定的情形下应被局限在分割生产、单独出售并单独使用的范围内。

    九、产品要部与设计要点的区别及其相互关系

    根据审查指南的规定，产品的要部是指从消费者的角度看某个产品其易见部分或容易引起消费者注意的部位，要部是从容易识别的角度来确定的，而要点是从设计的创新点来确定的，在大多数情况下，设计的要点是在产品的要部上，虽然在非要部上同样可有其设计要点。要部与要点有时也可能重合，该设计要点与设计要部均位于产品的相同处，此时要点即为要部，要部也为要点。当二者重合时，无疑可从产品的设计要点比较异同，并做出相同近似与否的认定。但当同类产品在要部上或其他部位上的设计要点有不同时，要部与要点是有区别的。例如冰箱的要部一般都认为是在冰箱正面或者是在门上，设计的要点可以是门的形状、门的把手、门上的功能按键盘显示器、门上的图案等等，此时冰箱的要部与设计要点就有不同，设计要点位于产品的要部上，设计要点可以是一个、两个、三个甚至更多。当我们比较其相同或近似时，不只要看设计要点的各个部分的异同，还要看各个设计要点在冰箱门上的搭配组合的异同。在认定相同、近似时，首先确定产品的要部，然后比较分析要部上设计要点的异同。

    十、整体观察综合判断与局部对比要部判断在无效与侵权认定中的适用。

    当产品设计是基于公知的产品形状基础上进行创新设计的，或者产品的要部非常明显的，一般可以采取要部比较判断；反之，则最好适用整体观察、综合判断，即由被比外观设计的全部来确定是否与在先设计相同或者相近似，有时亦可将二者结合起来进行判断。

    当产品的形状不相同、不相近似时，尽管设计要部上的设计要点相同或者相近似，也不应认定为相同或近似。在相同、近似的认定中，首先确定是否是同类或近似类的产品；其次是产品的形状是否相同；然后是形状与图案的结合；最后才是颜色与形状、图案的结合。产品类别不相同、不相近似，就无需进行下一步的对比，形状不同或不相似一般就无必要进行图案或图案与形状的结合对比，形状、图案不同或不近似也无必要进行颜色或颜色与形状、图案的组合对比。例如，一种不同形状的冰箱上使用了相同或相近似的把手，就没有必要去比较把手的异同，形状的不同就决定了二者的不同。例如，冰箱门上的把手，功能显示器，门面的设计风格可能是相同或近似的，但是在不同位置上的组合会改变是视觉效果体现不同的设计风格，而将这些设计要素依附在整体形状有非常明显区别的产品上时，尽管把手、显示器、门面的设计等相同或相近似，仍然不能作出相近似的认定，这就如同二座不同结构与造型的房子装上了相同的门窗，我们不能以门窗相同而认定两座房子是相近似的，尽管是有一些相近似的因素。换言之，要部判断往往是基于有着许多共同设计基础的前提下才选择的，当缺乏共同的设计或构成基础时，通常最好运用整体观察、综合判断，或者把整体观察与要部判断结合起来。