论 企 业 知 识 产 权 策 划

2002-09-25    作者：广东华科律师事务所 代月强律师      浏览数：13,448

知识产权法律体系是一门日新月异的科学，规范着我们的行为。知识产权作为一项重要的民事权利，对促进科学技术进步、文化繁荣及经济发展具有重要的作用和意义。律师针对具体企业进行知识产权法律实务运作，其具体的原则、方式、方法、结构应称之为“策划实务”。如何从实际出发，将知识产权的法律规定与当事人的具体情况相结合，可称之为艺术。笔者现从实际出发，从应用角度来阐述策划的相关内容。

一、 知识产权策划的基本框架

 （一）、知识产权策划的基本目的 1、建立企业的无形资产，确立竞争优势。 2、防患于未然，确立知识产权自我保护体系。 3、发生纠纷后，具有给予侵权者合法打击的优势要素与资源

（二）、知识产权策划体系 1、知识产权的客体、种类及其法律特征：客体：人们智力劳动创造的一切成果。种类： ①、工业产权：包括：发明；实用新型；外观设计；商标；反不正当竞争：商业秘密、知名商品特有的名称、包装、装潢、商业信誉等。 ②、著作权：包括：文学、艺术、科技作品；音像制品；计算机软件等。法律特征： A、依法审查确认； B、地域性及其个别情况； C、时间性及其个别情况； D、权利的特点：排它权、人身权和财产权、客体的易扩散性。 2、企业对知识产权的管理机构和主要任务 管理机构：直属董事会的管理部——情报、参谋、决策、管理。主要任务： ①、收集、分析科技信息； ②、制定科技研究开发计划（项目、目标、经费、人力）； ③、管理本公司的知识产权： 决定对科技成果的保护方式（保密或申请专利）； 办理申请专利、注册商标、软件登记； 按时缴纳专利年费、续展商标等； 管理雇员发明。 ④、技术转让工作； ⑤、侵权分析、警告、交涉以及解决纠纷；

 二、知识产权法律策划的原则与应注意的问题

（一）、尊重知识产权法律规则，设定企业自我知识产权规范，打破运作过程中的不良常规原则。 知识产权是行为规范，有强制力，尊重规范，使用规范保护自己的合法权益，这是原则、是基础、违之则受到法律的惩罚。 知识产权的法律运作，在前几年中大家积累了一些经验，在实际运用中，形成了一些常规比如：当事人诉求原则，一般的商标代理，只根据当事人要求，对具体商标进行设计并申报。这些常规是经验的积累，有其良好的作用。但对于应在哪几类注册，如何有效防止抢注及市场不正当竞争方面，没有深刻的认识。只是在发生纠纷或被侵权之后才考虑，。我们要把知识产权实务运作上升为艺术，就必须打破这些常规，建立新的运作体系与理念。

 （二）、切实维护当事人合法权益的原则。 一些知识产权代理人在发挥保护知识产权专业优势的同时，也出现了拘泥于知识产权代理人的专业性工作特点，没有实现“转位思维”的角度互换，即以当事人的角度，从当事人的管理、市场及实用的角度去思考问题的情况，所以出现很多过于“专业性”的东西，导致与企业实际脱节，影响了知识产权的威力。切实保护当事人的权益这个原则的确立，在加入WTO之后，发挥本土律师的优势竞争方面有重要的意义。

 （三）、知识产权总体策划、全面策划的原则。 总体策划是以大量信息为背景，针对企业而言，考虑的因素有：⑴行业内知识产权注册及保护的信息。⑵本企业知识产权的现状。⑶主要竞争对手企业的知识产权概况。然后在依据法律的前提下，结合一些前瞻性的趋势，进行全面策划，要体现在注册、经营、合同、劳动合同等各方面。 另外，总体策划的原则，还体现知识产权保护与企业经营管理相呼应，各知识产权子项目组合的呼应与配合，包括：商标、专利、著作权、商业秘密、反不正当竞争的呼应。比如：在一项技术中，决定哪部分公开、哪部分申请专利、哪部分经过严格的措施使之成为商业秘密，应该进行分析与策划。首先该技术有公知特点以及专有特点的技术项目部分应定为专利技术，将技术秘密的核心部分及易被仿造和特有部分，申请为商业秘密，将技术及商业信息加以保护。

 三、企业知识产权策划的几个重点问题

 （一）、企业知识产权入股的关键点： 1、了解知识产权出资的标的范围及比例《中华人民共和国公司法》明确规定，股东可以用工业产权、非专利技术作价出资。以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的20%，国家对采用高新技术成果有特别规定，高新技术入股比例不超过公司注册资本的35%。其中，工业产权包括专利权和商标权，非专利技术指专有技术。我国加入WTO之后，将会有更多外资进入中国市场，《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》中规定，作为外国合营者出资的工业产权或专有技术必须符合下列条件之一： ①、能生产中国急需的新产品或出口适销产品的； ②、能显著改进现有产品的性能、质量，提高生产效率的； ③、能显著节约原材料、燃料、动力的。 2、确保知识产权作价价格合理《中华人民共和国公司法》规定：对作为出资的知识产权必须依法聘请有评估资格的资产评估机构进行作价评估，评估价作为确定其作价金额的参考，最终作价金额的确定要由各出资方共同协商。 3、办理有关知识产权出资的权利转移手续《中华人民共和国公司法》规定，股东以知识产权中工业产权、非专利技术出资的，应当依法办理其财产权的转移手续，只有办理了知识产权转移手续，出资人才算完成了出资任务。

 （二）、重视知识产权中商业秘密的保护与利用 《中华人民共和国反不正当竞争法》规定：商业秘密是指不为公众知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。作为企业应从一下几个方面保护商业秘密： 1、对商业秘密的管理。商业秘密包括技术信息和经营信息。技术信息方面的秘密包括选题、基础研究和应用研究、产品开发实验中的设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法等。经营信息指与技术或产品经营密切相关的具有秘密性质及具有经济价值的信息，包括客户名单、货源情报、产销策略、财务状况、计算机专用程序、招标中的标底等。企业要规定商业秘密的具体内容和等级，对商业秘密进行明确的分类并标明标记，明确专人负责，严格规定不同类别、不同等级商业秘密接触人员的范围，制定严格的保密制度，确保商业秘密不流失。 2、对商业秘密管理人员及接触商业秘密人员的管理。企业要经常对接触商业秘密的人员进行职业道德教育和法律教育，增强其法制观念；制定严格的制度对以上人员进行约束；对退休、离职、解雇、下岗、出国留学等人员在其离开企业时签订协议，明确泄露商业秘密应承担的民事或刑事责任。 3、对供应商、承包商、合作伙伴的商业秘密管理。企业不断扩大生产，逐渐形成规模经济，企业的成长，有赖于供应商、承包商、合作伙伴的支持。承包商、供应商一方面为扩大企业规模，促进企业发展创造了条件，但另一方面，企业又不得不向他们提供有价值的技术和商业秘密，所以在这个过程中，一定要注意保护好企业的商业秘密。

 （三）、专利工作的策划 1、对国家下达的任务和经费、各单位所完成的研究开发成果，必须做好新颖性、创造性、实用性的论证，在进行这种论证之前不得安排鉴定；通过论证认为符合条件的，应根据应用范围及时申请专利。 2、对于确定要申请专利的研究开发成果，应安排专人或委托专利代理机构及时办理专利申请手续。 3、对于准备申请专利的研究开发成果，在专利申请之前必须注意保密，不得公开发表论文，也不得召开鉴定会。 4、认真执行专利法所规定的为维护专利所必需的各项措施，包括：按时缴纳专利年费、在自己的专利产品或该产品的包装上标明专利标记、专利号、专利权人；把专利技术转让给他人时，应订立书面合同并向专利局办理登记手续，妥善收集和保管专利证书和有关标明专利的证据。 5、对已授权的专利，要弄清这些专利的价值和发明高度。例如哪些是能实施的，哪些是占近期地盘的，哪些是战略性保护网。评估已授权专利的创新点，有无必要进行后续开发工作，如何提高其开发起点；评估对手或合作伙伴的授权专利，哪些技术值得购买，哪些技术可以参与竞争，或自己开发或合作开发等。 6、要安排专人进行信息搜集，及时发现他人提出的可能损害本单位利益的专利申请，及时向专利局提出意见，对已授予专利权的，要请求专利局撤消该专利权或请求专利复审委员会宣告该专利无效。 7、密切关注国内、国外同行业中是否有擅自使用本单位专利技术的情况，一旦发现，立即采取措施，制止对方的侵权行为。

 （四）、商标的注册和使用 1、及时为准备生产或已生产的产品申请商标注册，并根据本单位实际需要申请服务商标注册。 2、在设计和选择商标时，要避免使用商标法禁止使用的标志，商标要简单醒目，具有显著特征。同时，在设计商标时，如果能使商标名称与企业名称合二为一，那就会取得一箭双雕的效果，使得商标和企业的知名度共同提高。如：“可口可乐”、“CoCa-CoLa"及弧形线是可口可乐公司的注册商标，其标志将音、形、意融为一体，简单、独特，不仅给消费者留下了深刻的印象，而且节省了传播费用。 3、在申请商标注册时，对同类产品所使用的商标情况进行查询，同时，根据本单位的实际情况，选择一个或多个商品类别在一个或多个国家申请商标注册。 4、获得商标专用权之后，要注意维护自己的权益，及时办理续展注册手续。

四、企业知识产权保护对策

 （一）、加速创新和技术开发，在市场竞争中形成自主知识产权 面对国外公司在华大量申请专利的现实，企业要在竞争中求生存和发展，就必须按以下两条思路部署技术开发和创新。一是要走出仿制他人技术，避开现有技术研究的思路，充分剖析、吃透现有技术的缺限；二是要提高技术的起点，走上技术进步和技术创新之路。要利用已有的技术优势，针对重大拳头技术，走出仿制之路，加速创新技术开发，形成自主的知识产权。要在中国专利市场中，逐步形成具有市场竞争的专利技术，并在国际市场中，占有一些份额，逐步形成自主的基本专利，形成配套的专利技术市场网络。

 （二）、进行知识产权战略研究，正确选择保护发明创造的方式。 发明创造完成以后，是将其作为专有技术来保护还是申请专利加以保护，或主动公开不进行任何保护，企业要根据自身特点有目的，有重点的针对企业重点发展的技术领域进行专利战略研究。首先确定各技术领域的主要市场竞争对手、专利技术特点、专利市场的占有情况以及对该领域未来发展的影响，在全方位汇总各类信息的基础上，确定企业知识产权保护策略。

 （三）、从市场竞争高度提高知识产权意识。 知识产权作为一种无形资产，在国外几百年来的市场经济中起了重要作用。随着中国市场经济的成熟，人们将知识产权作为一种资产的认识和管理的观念已逐步形成。在对知识产权的保护方面，国内一些企业虽然步子走得大一点，但与市场面临的竞争和挑战来说， 市场竞争和知识产权意识还需进一步加强。尤其是企业需要对从事科研、开发、生产、经营活动的 人员灌输知识产权在市场经济中的作用的观念，并真正把知识产权当成资产运作和管理。

（四）、加速国际合作和交流，提高企业知识产权保护水平 国外发达国家建立已久并不断修改的知识产权法律制度对其技术和经济的发展起了重要作用。国外充分运用知识产权，在促进其技术和经济发展方面积累了许多丰富的经验，我们不妨对其先进的管理经验实行“拿来主义”，采取“派出去、请进来”的方法，利用各种机会，与国外同行合作和交流， 通过亲身感受，体会国外公司知识产权的代理和管理工作，提高企业知识产权保护和管理水平。

（五）、合理使用法律武器，以司法审判的基本途径保护知识产权。 为了实现知识产权的立法目标，有效制止侵权，我国法律规定了完备的知识产权司法保护途径和行政保护途径，任何享有知识产权的主体，都可以向知识产权的行政主管机关要求行政调处，或向人民法院起诉，请求司法保护。 如今，我们国家已加入世界贸易组织，加入世界贸易组织对我国的市场经济建设是一个极大的促进，国内企业所面临的将不仅是国内市场的竞争，而且更重要的是要面临国际市场的竞争。一些大的外国跨国集团将会凭借其强大的经济实力和雄厚的技术力量来抢占中国市场，将使国内企业承受前所未有的竞争压力。中国企业要生存和发展，固然要懂得依靠技术进步和技术创新，善于运用各种经营战略和策略，但我认为更重要的是懂得掌握知识产权战略全面策划的能力，以迎接新的挑战。