论“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件

2014-10-27    作者：广东迅法律师事务所 李文立    浏览数：9,556

本文荣获二〇一三年度理论成果奖三等奖

前言

“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件，有关司法部门或执法部门对此理解和做法往往各不相同。为此，2013年6月5日晚，广州市律协知识产权法律专业委员会（以下简称“知产委”）以“律师在知识产权诉讼中遇到的疑难问题”为主题举办了第二十五期岭南知识产权沙龙。本次沙龙由知产委委员李文立律师（笔者）主持，约有三十余名我市律师及知识产权爱好者参加。笔者在沙龙中介绍，某外观设计专利权人因发现一公司正在大量生产和销售侵犯其专利权的产品，情况紧急、侵权证据随时会灭失，因此权利人向法院申请证据保全并同时提起诉讼，法院接受申请并立案。但经办法官却认为，依照《专利法》第六十一条规定，保全证据申请人（权利人）应先向法院提交“专利权评价报告”，否则不采取保全措施。沙龙围绕“法院是否必须将专利权评价报告作为采取保全措施的程序性审查内容”的问题，展开了激烈的讨论。在沙龙互动环节中，多数与会律师对法院该处理方式持否定性的意见。因为《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称“民诉法”）第八十一条第二款规定，因情况紧急，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。因此，证据保全的条件只有“情况紧急”、“在证据可能灭失或者以后难以取得”、“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保”等方面。但《专利法》第六十一条的规定，只是针对案件的实体处理提出的证据要求，而证据保全只是诉讼程序，并不涉及案件实体问题，且法院可通过要求申请人提供担保从而避免因错误保全而造成被告损失。本期沙龙得出的结论是，“专利权评价报告”不应作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件。但是，在司法实践中，各方对因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件的理解，往往各有不同；特别是“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件，各方常常是争论不休。如上述案例，外观设计专利权人因发现一公司正在大量生产和销售侵犯该外观设计专利权的产品，情况紧急——侵权证据随时会灭失，因此权利人按照民诉法第八十一条向某法院申请保全上述侵权证据并同时提起诉讼，该院已接受申请并对起诉已立案；但经办法官认为，依照《中华人民共和国专利法》（以下简称“专利法”）第六十一条规定，保全证据申请人（权利人）应先向法院提交“专利权评价报告”，否则不采取保全措施；而当地知识产权局却认为该案情况紧急，及时对涉嫌生产和销售侵犯该外观设计专利权产品的场地进行了调查取证；该局在调查取证前后，均未要求权利人必须提交“专利权评价报告”。因此，有必要通过论文的形式对“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件等问题进行探讨。

一、依据民诉法第八十一条第二款规定，因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件有以下几个。

（一）、在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下。

所谓证据可能灭失，是指证据可能从客观上消灭，此后不复存在的情况。比如：专利侵权人出于已知或判断权利人可能通过提起诉讼等法律手段维权等主观原因，随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销毁，致使侵犯专利权的证据随时会灭失。所谓难以取得，则是指证据可能超出当事人取得或者使用的能力范围，对今后的证据调查形成障碍的情况。比如：专利侵权人随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销往异地，获取这些侵权证据可能超出当事人取得或者使用的能力范围。在此情形，若不能立即对证据预先调查并固定，将因其灭失或者使用障碍的来临而丧失或者减损取证的可能性，导致当事人于将来的诉讼中无从举证或难以举证。这一诉前证据保全的传统实质性要件在民诉法中已明确规定。

（二）、情况紧急。

专利侵权人出于已知或判断权利人可能通过提起诉讼等法律手段维权等主观原因，随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销毁，致使侵犯专利权的证据随时会灭失；专利侵权人随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销往异地，获取这些侵权证据可能超出当事人取得或者使用的能力范围。不难看出，以上所谈到的“随时销毁”和“随时销往”等情形，实质上就是“情况紧急”。

“产品销毁”致使“证据灭失”，“销往异地”致使证据“难以取得”；而“随时”形成“时间紧迫”。因此，上述两个法定要件，属对因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的实质性要件。

（三）、利害关系人。

在专利侵权纠纷案中，利害关系人是权益受到侵害的直接当事人。在专利方面包括专利权受到侵害的专利权人、专利权的继承人、专利权实施许可的被许可人，主要是指专利权人。

（四）、法院管辖。

因对于诉前证据保全的法院管辖等问题，属诉前证据保全的具体程序问题。在司法实践中，对这一问题争议不大。

（五）、提供担保。

人民法院采取诉前证据保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。这一要件，也属诉前证据保全的具体程序问题，在司法实践中争议不大。

二、依据专利法第六十七条规定，因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件与上述基本相同。

专利法第六十七条规定，为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。

三、“专利权评价报告”不作为诉前证据保全的传统实质性要件。

（一）、“专利权评价报告”不具备诉前证据保全的传统实质性要件。

专利法第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。

所谓“专利权评价报告”，是指国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对相关实用新型专利或者外观设计专利进行专利检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。首先，专利权评价报告是针对实用新型和外观设计的，不是针对发明专利，发明专利申请在专利局实质审查的时候会进行检索，所以发明不需要专利权评价报告。而实用新型在审查的时候未进行检索，所以专利权不稳定，有的专利权人为确定专利在后续实施过程中不会造成侵权或者被无效，会请求作出评价报告，以从一定程度上确定本专利的稳定性。其次，专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。

（二）、“权利证书”已表明“利害关系人”具有胜诉可能性。

司法实践中有观点认为，应该把胜诉可能性也作为诉前证据保全的实质性要件之一。但是，即便如此，因“权利证书”中已明确表明专利权中的专利权人，且该权利人已属民诉法第八十一条第二款规定中所指的“利害关系人”，故“利害关系人”具有胜诉可能性。因此，“专利权评价报告”不是诉前证据保全的传统实质性要件。

四、“专利权评价报告”不应作为诉前证据保全的具体程序要件。

（一）、“专利证书”是对专利权利人的专利权的记载。

专利法第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。该条款中之所以使用“可以”，是因为出具“专利权评价报告”不是强行性的。之所以这样规定，也是出于“专利权评价报告”与“专利证书”之间关系的考虑。“专利证书”是对专利权利人的专利权的记载；“专利权评价报告”是对相关实用新型专利或者外观设计专利进行专利检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价。前者是专利权的前提条件；后者是前者的补充，从一定程度上确定本专利的稳定性。况且，“专利权评价报告”主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。

（二）、按照民诉法第九十六条的规定，申请保全证据有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。

从法院的角度看，根据民诉法的相关规定，法院一般是应当依申请人的申请来裁定证据保全的，只有当证明诉讼争议财产的证据有毁损、灭失的风险或有证据表明被告可能有采取隐匿、转移、出卖其财产的，人民法院方可依职权裁定采取证据保全措施。那么，法院在裁定证据保全后是否会出现错误呢？首先看在当事人申请的情况下，法院裁定的证据保全只要是从形式上进行了严格的审查，按照相关法律规定履行了程序上的义务，就不会出现程序上的裁定错误；如果有，也应是申请人的错误申请，因为证据保全的申请一般是在诉讼之初或是诉讼之前提出的，法院此时只能审查申请是否符合程序法规定的条件，而不可能、也无需对申请做更多的审查，尤其不可能审查申请人是否能胜诉并以之确定应否准许证据保全的申请。因此，如果在这种情况下裁定保全后出现错误，则从程序上讲只能是申请人的申请错误。此外，如法院裁定了证据保全之后，在执行的过程中，所采取的方式及保全的对象等方面超出了法律规定的范围，则构成保全不当而不是保全错误。

五、我国管理专利工作部门在处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为中对证据保全的相关规定。

（一）、根据《专利行政执法办法》第八条的规定，请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的法定条件。

1、请求人是专利权人或者利害关系人。利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权人的合法继承人。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除合同另有约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求；2、有明确的被请求人；3、有明确的请求事项和具体事实、理由；4、属于受案管理专利工作的部门的受案和管辖范围；5、当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

（二）、当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。

根据《专利行政执法办法》第三十五条的规定，在专利侵权纠纷处理过程中，当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查收集有关证据，但也未明确规定将提供“专利权评价报告”作为申请调查取证的必备条件之一。正如在笔者所例举的上述案例中，当地知识产权局在对涉嫌生产和销售侵犯该外观设计专利权产品的场地进行调查取证的前后，均未要求权利人必须提交“专利权评价报告”。

结语

通过我国民诉法所确定的对因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件与我国管理专利工作的部门开展专利行政执法中对证据保全的相关规定的比较，可以得出以下结论：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下是证据保全的传统实质性要件；而“专利权评价报告”，既不是诉前证据保全的传统实质性要件，也不是诉前证据保全的具体程序要件。因此，在司法实践中，“专利权评价报告”不应作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件。为此，笔者建议尽快制定正确适用民诉法第八十一条第二款有关诉前证据保全和专利法第六十一条第二款 “专利权评价报告” 等规定的司法解释，通过证据保全等法定程序及时保护专利权人的合法权益，促进我国科学技术进步和经济社会发展。