同种商品相同商标的涉外定牌加工未必构成商标侵权——结合第三次商标法修改探讨相关案例

2014-10-27    作者：广东三环汇华律师事务所 程跃华、郭俊艳    浏览数：11,455

本文荣获二〇一三年度理论成果奖二等奖

一、案情简介：

原告江××诉称长林公司生产带有“SIRO”标识的金属拉手和金属挂钩的行为侵犯其于2008年11月28日被核准注册的第5040205号 “SIRO”注册商标专用权。在提起商标侵权诉讼前已向工商行政部门投诉和公安部门报案，当地工商行政部门已于2012年2月10日对长林公司进行行政查处，公安部门未继续介入侦查。长林公司后与工商部门在行政诉讼中达成谅解而撤诉。

原、被告双方还提供了证据，用以支持以下事实：

1、长林公司从2003年11月28日起就接受奥地利SIRO的授权生产带有“SIRO”标识的金属拉手和金属挂钩，奥地利SIRO公司在包括奥地利在内的多个国家合法拥有涉案产品同类别的“SIRO”注册商标，且长林公司生产带有“SIRO”标识的金属拉手和金属挂钩全部经海关出口至奥地利，因此属于合法授权且在先使用的涉外定牌加工；

2、江××在工商局称“自注册该SIRO商标以来，未曾转让该商标，未曾授权任何单位或个人使用该商标，也未曾委托任何单位或个人生产标有该商标的商品”，在开庭时，江××的代理人未提供任何江××在注册商标后的生产、销售的凭证；

3、江××作为法定代表人的企业是奥地利SIRO公司在2005年期间受托加工企业之一，江××未经奥地利SIRO公司授权或同意，于2005年12月5日申请注册了“SIRO”注册商标；本案发生前后，奥地利SIRO公司以江××违反商标法第十五条等为由已向商标总局提起商标争议申请；

4、江××的第5040205号 “SIRO”注册商标虽然于2008年11月28日被核准注册，但在其核准注册前案外人已对该注册商标提出异议，而异议的裁定结果在2011年4月20日才予公告；但工商局的行政查处既涉及2008年11月28日至2011年4月20日之间的行为，也涉及2011年4月20日之后的行为，且未作区分。

二、一审法院的认定和判决：

一审法院经审理认为，江××申请的“SIRO”商标已经国家商标局核准，依法享有商标专用权。现有法律法规对注册商标争议的处理明确规定了行政处理的前置程序，江××注册的“SIRO”商标是否违反《商标法》第十五条的规定，不属于人民法院本案的审理范围。一审法院明确认定本案属于涉外定牌加工行为，但以《商标法》第五十二条第(一)项规定、结合《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条“商标相同”的定义规定，认定在相同商标上使用与其注册商标相同的商标侵权行为时，不需要考虑混淆因素，只需要考虑是否构成正当合理使用。从本案来讲，未经江××许可的涉外定牌加工，构成了商标侵权；在江××申请商标之前的在先使用未注册的“SIRO”商标标识的行为并不当然产生受法律保护的在先权利，且认为根据《商标法》第三十一条、第四十一条第二款规定，未注册商标在先使用的保护应适用行政撤销程序解决。一审法院还错误地理解《商标法实施条例》第二十三条第三款的规定，认定江××的注册商标专用权应自2008年11月28日计算，长林公司的损害赔偿应当从该日起计算。一审法院并未查明，江××在商标注册后是否有实际生产、销售使用涉案注册商标的产品；鉴于江××在本次诉讼中仅提出损害赔偿，未提出停止侵权的诉讼请求，一审法院判决酌定长林公司赔偿若干。

三、涉外定牌加工案件的审判实践

定牌加工，英文简称OEM(Original Equipment Manufacture)，字面意思是“原始设备制造者”、也称“原产地委托加工”，是指加工方根据合同约定，为定作方加工使用特定商标或品牌的商品，并将该商品交付给定作方，定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。我国又称贴牌加工^［1］。涉外定牌加工是OEM的一种，是指境外委托方提供商标，委托我国境内加工方加工产品并将商标印刷在加工产品上，并将加工产品全部交给委托方境外销售，委托方向境内加工方支付加工费的贸易方式。

关于涉外定牌加工是否构成商标侵权，法律和司法解释均未明确规定，各地法院的司法判例也是观点迥异。

“美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂等商标侵权纠纷案”[①] 、“宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案”[②] 、“佛山泓信贸易有限公司诉广州海关行政处罚案”[③] ，法院均认定涉外定牌加工方构成侵权。而与此同时，“上海申达音响电子有限公司诉被告玖丽得电子(上海)有限公司商标侵权案” [④]、“无锡艾弗国际贸易有限公司诉(香港)鳄鱼恤有限公司确认不侵犯商标权案”[⑤] 则均认定不构成侵权。2011年底，广东省高级人民法院就“鳄鱼恤有限公司诉台山利富服装有限公司商标侵权案” [⑥]作出了终审判决，撤销了一审法院认定构成商标侵权的判决，改判驳回鳄鱼恤有限公司的全部诉讼请求。该案被评为2011年度广东省十大知识产权案例。

从这些判决构成侵权的判例中，认定加工方侵权的理由十分清晰，商标权人核定使用商品上的注册商标专用权受法律保护，根据我国《商标法》第五十二条第（一）项的规定，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，即属于侵犯注册商标专用权的行为；商标权具有地域性，委托人尽管在其本国享有商标权，但却没有在中国注册，在中国不享有商标专用权。 

而认定不构成商标侵权上海浦东法院的观点则认为^［2］，涉及定牌加工行为涉嫌侵犯国内商标权的问题实为合同侵犯第三方权益的问题，对于加工方而言，贴附商标并不能额外赚取更多的利益，其赚取的仅是劳务或原材料的对价，加工方系从行为,依附于委托方产生。隐含的意思则是境内加工方的生产行为非商标法意义上的使用行为。加工方应负商标审查义务，其行为是否要承担责任基于其在接受委托的过程中是否有过错，是否履行了审查委托方提供的商标是否真实有效的义务。涉外定牌加工没有给境内商标权人带来混淆的损害后果，其认为商品来源的混淆是判断商标侵权的一个重要因素，而涉案产品全部发往国外，产品不在中国销售，不会造成国内相关公众的混淆、误认。

而广东高院在“鳄鱼恤”案件中，明确指出，对涉外定牌加工，不应一概认定为侵权或不侵权，而是要考虑个案的具体情况加以分析，即采用区别案件的具体情况以处理的观点。审理该案的广东省高院知识产权庭岳利浩审判长认为，在处理具体案件时，应当考虑个案以下几个方面的因素：一是商品或服务的类别和近似程度；二是国内加工方对国外定牌加工委托方的商标等相关情况是否尽到合理审查义务；三是加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方，不在中国境内销售；四是加工方是否有逃避法律责任的情况^［3］。

北京高级人民法院的观点则耐人寻味。北京高院于2004年2月18日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)第13条中对“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似”的行为明确规定“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”但在2006年，该院在颁布新的《解答》(京高法发［2006］68号)中修订了自己的观点，为承揽人设定了是否侵权的注意义务，违反义务的将承担共同侵权责任，只有在不知道是否侵权且提供委托人和商标权利证明的，才免除赔偿责任。

通过以上的梳理，无法明确得出本案中同种产品相同商标案件如何判决的启示；无法判断一审法院判决不当之处。并且，如若按照广东高院的观点，个案的第一个要考虑的因素恰恰不同，尽管加工方已尽到商标审查义务、产品全部出口、不存在逃避监管等情节，本案似乎也难以下判。

四、结合商标法第三次修正版对本案进行论述

2013年8月，我国《商标法》第三次修正案正式颁布，并将于明年5月1日起实施，该修正案中不少规定对近年来学界和实务界的争议进行了很好的扬弃，对以本案为代表的涉外定牌加工的法律适用具有很好的借鉴意义。

1、修正案将诚实信用原则明确规定为申请注册和使用商标的原则。

修正案第七条第1款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”诚实信用原则是我国民法的基本原则，被誉为“帝王条款”；实际应用中，往往用来作为法律解释的依据和具体法律规定不明时的具体补充。“法院解释法律或补充漏洞时,隐约之间,必以诚信原则善加阐释,推陈出新,俾法律之适用臻于妥适合理” ^［4］。

本案例中，基于江××系中国公民，且其担任法定代表人的企业曾接受奥利地“SIRO”公司的委托为其加工涉案产品；根据修正案第十五条第2款的规定，“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”，因此，只要奥利地SIRO公司根据修正案第三十三条规定在异议期内提出异议或者根据第四十五条提出无效宣告，江××的商标显然应当不予注册或被宣告无效。

而人民法院在审理本案例过程中，也可以依据长林公司在江××注册“SIRO”商标之前双方均曾接受过SIRO公司的委托，加工标示该商标产品的事实，以及江××注册“SIRO”商标之后并无实际使用仅用来作为高价转让或许可筹码的事实，直接得出江××商标注册行为违反诚实信用原则，不待该商标被撤销，径行判决长林公司不构成侵权，无需承担损害赔偿责任；从另一方面来说，长林公司基于与奥利地SIRO公司长期合作和双方的互信，在江××未注册商标以前，其委托加工合同受法律保护，而在江××抢注了“SIRO”商标后，双方却不能合作了，明显损害了双方的互信，损害了双方的利益，江××的行为不应获得支持。这样，可以避免出现孟德期鸠时代“自动售货机”型法官一样僵化、机械化套用法条，武断地将涉外定牌加工环节中类似本案例中的相同商标标注一律作为商标侵权行为的后果。

2、修正案第四十八条规定了“商标的使用”的概念。

修正案第四十八条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，其将目前实施条例第三条的规定直接写入商标法中，并加上“用于识别商品来源的行为”的后缀。

现行商标法未指出商标法上的商标使用必须是商业活动中的使用，加之商标法第五十二条将未经许可使用、销售、制造商标标识等并列为侵犯商标权的行为，导致实际当中对商标使用的机械理解，即将商标标贴附于商品或其包装、容器，就是商标法上的商标使用，就构成侵权，至于该商品是否用于销售，在所不问。直接导致了涉外定牌加工的商标与国内商标相同、近似时被认定侵权的结果的发生。

根据张玉敏教授的解释，“根据目的解释，商标法上的商标使用，应当是为了实现商标功能的使用”，“商标法上的商标使用，应当是与流通相联系的使用”，“在定牌加工中，加工人按照委托人的要求将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为的一部分，而且加工人并不销售加工产品，而是将产品全部交付委托人，因此，其行为人不构成商标法上的商标使用”^［5］。

而只有在该加工的产品进入了委托方的国家面对该国的消费者以后，才存在“用于识别商品来源的行为”。举例来说，iPhone手机、小米手机、华为手机等均有委托鸿海集团加工，如不从识别商品来源的角度来看，人们均可认为来自于富士康，但人们在判断这些手机来源时，并未强调其代工企业为谁，而仅关注其委托方分别是苹果、小米、华为公司，便作出这些手机分属于苹果、小米、华为公司的结论。

3、修正案明确将“容易导致混淆”作为认定商标侵权的要件。

修正案将现行《商标法》第五十二条第(一)项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”修改为修正案第五十七条第一、二项“(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，其中第二项将同一种商品上使用类似商标和类似商品上使用相同或近似商标直接认定为侵权的规定，增加了“容易导致混淆”的限定条件。

在此之前，关于现行《商标法》第五十二条第(一)项的解释，审判人员均是基于自己对商标法保护注册商标权的理解，主要是通过限缩解释和扩张解释等方式实现的，它们使法律适用具有妥当性，避免僵化和机械^［6］。为了实现裁判尺度的统一，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款对此作出了统一的解释：“商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”；《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条也有类似的规定，但是两项规定均存在着逻辑上的错误和法理上的缺失，因为从逻辑上说，应当是近似可能导致相关公众误认、混淆，也可能不导致误认、混淆；两者之间并非必然的递进关系。

而修正案起到了正本清源的作用，将近似和混淆修改为递进关系，并且要求“容易导致混淆”是构成侵权的要件。根据修正案，本文前面举例的半数以上判决例如两件“鳄鱼”商标案，便可迎刃而解。因为，这些案件中涉案商标均属于近似商标而非相同商标，基于这些涉外委托加工的产品不在中国镜内销售，产品上标注的商标未在国内市场上出现，不可能造成国内消费者的误认、混淆，因此自然不构成商标侵权。

但前述规定，并不当然适用本案例。从本案例来看，其仍然属于修正案第五十七条第一款的情形，该款并未规定混淆条款，虽然可以参照前述分析，以其不在中国境内销售为由，认为不会造成国内消费者的误认，不会构成混淆，但是仍不如前述两个新规定更有说服力。

4、从损害赔偿的规定来看，修正案规定了被损害人不承担赔偿责任的条件。

修正案第六十四条第一款规定“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任”，这一规定，较之更早前的《最高人民法院印发关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见的通知》第7条“请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求”，对于商标权人未实际投入商业使用时，要求侵权行为人通常须承担合理维权费用的规定更进一步对商标使用人有利；实际上，赋予了被控侵权人不必通过商标行政撤销途径、可直接通过民事救济程序不必承担赔偿责任的权利。唯一不同的是，在这种情况下，商标权人的商标仍然有效，而通过行政撤销程序，商标权人的商标将不复存在而已。

另外，修正案第三十六条第二款将《商标法实施条例》第二十三条第二款的规定直接规定进来，避免了各地法院在法律适用上的错漏和法律理解上的偏差，根据该规定除非使用人在商标公告期满之日起至准予注册决定作出前，恶意使用该商标，并且给商标注册人造成了损失，才应当给予赔偿。这一规定进一步表明，本案例中，一审法院将2008年11月28日至2011年4月20日之间使用“SIRO”商标的加工行为认为属于侵权行为，应当承担赔偿责任，属于对法律理解的错误。

需要说明的是，本案例中，在行政查处阶段，工商机关和公安机关一起到达长林公司现场，而在了解到本案涉及到涉外定牌加工引起的商标争议之后，公安机关不再纠缠，直接撤离现场。但如从机械理解商标法的角度来看，本案例属于在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的行为，且“侵权数额巨大”、“情节严重”，符合假冒注册商标罪的构成要件；而公安机关之所以不立案，恰恰是能动地理解和适用了法律，认为长林公司构成了“正当合理使用的情形”，不属于假冒注册商标的行为，公安机关的理解是正确的。

五、结语

涉外定牌加工是否构成商标侵权，法律和司法解释均未明确规定，各地法院的司法判例观点迥异，不利于保护涉外定牌加工企业的合法权益。商标法第三次修正案，将诚实信用原则明确规定为申请注册和使用商标的原则；规定了“商标的使用”的概念，强调用于识别商品来源的作用，商标使用是与流通相联系的使用；明确将“容易导致混淆”作为认定商标侵权的要件；从损害赔偿的规定来看，修正案规定了注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。通过这些规定，我们有理由相信，在将来的判决中，会有越来越多的涉外定牌加工行为被认为不构成商标侵权，至少不必承担侵权损害责任，这将对保护我国世界工厂的地位，产生有利的影响；同时，从本案例来看，商标法修正案赋予我们二审胜诉的信心。

[i]参考文献